Вопрос: у меня есть свидетельство на товарный знак. Я единственный правообладатель этого знака. Могу ли я и как это правильно сделать поделиться своим товарным знаком? Чтобы и я, и другая компания моги пользоваться одним и тем же товарным знаком? Что для этого нужно?

В ответ на Ваш вопрос сообщаем:

Вы как обладатель исключительного права на товарный знак можете заключить лицензионный договор с другой компанией на право использования товарного знака.

Стороны договора свободны в установлении пределов прав и обязанностей (ст. 421 ГК РФ).

Форма договора: письменная.

Предоставление права на использование товарного знака (не сам договор) следует зарегистрировать в Роспатенте.

Подробнее:

  1. Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

В частности, по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар, то есть ВЫ) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату, то есть ДРУГАЯ КОМПАНИЯ) право использования такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Форма договора: письменная (п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Заключение лицензионного договора не требует обязательного нотариального удостоверения, однако стороны вправе удостоверить такой договор в нотариальной конторе.

Документ «Форма: Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2024)» приложен отдельным файлом.

Обратите внимание, что Вы можете составить Лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака в Конструкторе договоров (можно перейти в него, например, со стартовой страницы Системы КонсультантПлюс)

Также рекомендуем ознакомиться с материалом Готовое решение: Лицензионный договор на товарный знак: что обязательно проверить лицензиару (правообладателю) (КонсультантПлюс, 2024), который полезен для лицензиара.

По условиям неисключительной лицензии лицензиар вправе выдавать лицензии другим лицам. Такую лицензию также называют простой (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Неисключительные права — это права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые предоставлены лицензиату по лицензионному договору на условиях простой (неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Это значит, что по такому договору лицензиар (первоначальный обладатель права) может выдавать лицензии на этот же объект другим лицам и сам его использовать.

Несмотря на то что понятие «неисключительные права» в законодательстве отсутствует, но до сих пор применяется, мы рекомендуем указать в договоре, что предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности осуществляется на условиях простой (неисключительной) лицензии. Не используйте формулировку «неисключительные права», так как это может привести к тому, что вы с контрагентом по-разному будете понимать объем переданных по договору прав и условия лицензии.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
  1. Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Государственной регистрации в Роспатенте подлежит не лицензионный договор, а само предоставление права на использование (Письмо Роспатента от 31.10.2014 N 02/21-14928/08 (направлено Письмом Росздравнадзора от 17.11.2014 N 01и-1824/14 «Об интеллектуальной собственности»)).

Порядок регистрации передачи права пользования товарным знаком на основании лицензионного договора регулируется Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 (далее — Правила регистрации перехода права на товарный знак).

В соответствии с п. п. 5, 6 Правил регистрации перехода права на товарный знак для государственной регистрации распоряжения исключительным правом граждане или юридические лица, являющиеся сторонами договора, либо их представители подают заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое подписывается сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора или одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора.

В случае если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора, к заявлению должен быть приложен один из следующих документов:

— подписанное сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;

— нотариально удостоверенная выписка из договора, соглашения об изменении или расторжении договора;

— договор, соглашение об изменении или расторжении договора.

Согласно п. 10 Правил регистрации перехода права на товарный знак для государственной регистрации перехода исключительного права гражданин, или юридическое лицо, или их представитель подает следующие документы:

— заявление о государственной регистрации перехода исключительного права;

— документы, подтверждающие переход исключительного права.

Положением о патентных и иных пошлинах утверждены размеры пошлин за соответствующие регистрационные действия.

В частности, за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина 15 000 руб. + 13 000 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1 (п. 3.10 Приложения N 1 к Положению о патентных и иных пошлинах).

За рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, знак обслуживания по договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина 15 000 руб. + 13 000 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1 + 3 000 руб. за выдачу одного свидетельства на бумажном носителе по ходатайству правообладателя (п. 3.11 Приложения N 1 к Положению о патентных и иных пошлинах).

По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации Роспатент осуществляет государственную регистрацию или отказывает в такой регистрации (п. 16 Правил регистрации перехода права на товарный знак).

Приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 N 371 утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (далее — Административный регламент регистрации распоряжения правом на товарный знак).

На основании п. 2 Административного регламента регистрации распоряжения правом на товарный знак заявление о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак подается лицом(ами), являющимся(имися) стороной(ами) договора.

В соответствии с п. 12 Административного регламента регистрации распоряжения правом на товарный знак результатами предоставления государственной услуги, в частности, является государственная регистрация распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак:

— отчуждения исключительного права по договору на товарный знак;

— залога (последующего залога) исключительного права по договору на охраняемый на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ товарный знак;

— предоставления права использования по лицензионному (сублицензионному) договору зарегистрированного в РФ или охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ товарного знака;

— предоставления права использования по договору коммерческой концессии (субконцессии) зарегистрированного в РФ или охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ товарного знака.

На основании п. 13 Административного регламента регистрации распоряжения правом на товарный знак срок предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент.

В соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору предоставление права использования считается несостоявшимся.

  1. При этом использование товарного знака с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям возможно до государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака.

Как следует из абз. 7 п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (п. п. 1, 2 ст. 433 ГК РФ).

В Определении Верховного Суда РФ от 13.01.2021 N 307-ЭС20-22507 по делу N А56-92262/2019 отмечается: сторонами был подписан акт о предоставлении права использования товарного знака без замечаний и возражений, договор исполнялся сторонами, общество не препятствовало предпринимателю в реализации прав в период действия договора и предоставило ему право использования комплекса исключительных прав, в том числе доступ к корпоративному порталу, государственная регистрация договора не была произведена также по обстоятельствам, зависящим от предпринимателя, отсутствуют доказательства невозможности использования предпринимателем товарного знака по рассматриваемому договору.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 N 09АП-6557/2023 по делу N А40-200799/2022 отмечается: действующее гражданское законодательство и судебная практика не связывают правомерность использования товарного знака с государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака по соответствующей распорядительной сделке. Государственная регистрация необходима лишь для отражения в публичном реестре (в данном случае — реестре товарных знаков и знаков обслуживания) сведений о факте предоставления права использования товарного знака. Заключенный в надлежащей форме договор коммерческой концессии уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними. Иное толкование правил гражданского законодательства о государственной регистрации предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии способствует недобросовестному поведению сторон договора, который не прошел необходимую регистрацию, но исполняется ими. Кроме того, в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» указано, что если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ).